Ricardo Amaya
Director Ejecutivo
SINERGIK CONSULTORES
En este artículo te contamos cómo funcionan los registros de marca en el mundo, cómo acceder al Sistema de Madrid, qué debes saber sobre el registro por uso en Estados Unidos, y qué países reconocen derechos de marca incluso sin necesidad de registro formal.
En un mundo cada vez más interconectado, proteger tu marca más allá de las fronteras nacionales es esencial para salvaguardar la identidad y el valor de tu empresa. Un reciente caso protagonizado por la cadena colombiana de restaurantes Frisby ilustra los riesgos de no registrar adecuadamente la propiedad intelectual en mercados clave.
El Conflicto de Frisby en España
Frisby, una reconocida cadena colombiana de pollo frito con más de 270 restaurantes en Colombia, enfrenta un conflicto internacional por la propiedad de su marca en Europa. La controversia surgió cuando aparecieron cuentas en redes sociales y un sitio web bajo el nombre “Frisby España”, lo que generó confusión sobre una posible expansión al continente. Sin embargo, Frisby Colombia desmintió cualquier vínculo con esta iniciativa y denunció el uso no autorizado de su marca, registrada en la Unión Europea desde 2005, aunque sin actividad comercial en esa región. La empresa española Frisby España SL ha solicitado la nulidad del registro alegando falta de uso, lo que es legalmente válido si no se demuestra actividad en cinco años. Expertos aseguran que Frisby Colombia tiene pocas probabilidades de ganar el caso si no puede probar su presencia efectiva en España. Además, advierten que situaciones similares podrían repetirse en otros países donde Frisby tiene marcas registradas, pero sin operaciones, como Estados Unidos, México y Chile. La empresa española planea abrir pronto su primer restaurante, y sus fundadores aseguran no tener ninguna relación con la marca original colombiana.
Lecciones para Empresas Colombianas
Este caso subraya la importancia de registrar y mantener activas las marcas en los mercados donde se tiene la intención de operar. Aunque el Sistema de Madrid facilita la protección internacional, es fundamental demostrar uso efectivo de la marca en los países donde se posee el registro. De lo contrario, se corre el riesgo de perder derechos sobre la marca frente a terceros que puedan demostrar uso legítimo.
Cómo Proteger Tu Marca a Nivel Internacional: Guía para Empresas Colombianas
En un mundo cada vez más globalizado, proteger tu marca no solo en Colombia, sino en otros mercados, es clave para el crecimiento y la seguridad de tu negocio. Ya sea que exportes productos, prestes servicios digitales o planees expandirte al extranjero, registrar tu marca internacionalmente es una decisión estratégica.
¿Cómo se regulan las marcas en el mundo?
Aunque cada país tiene su propia legislación sobre marcas, existen tratados internacionales que armonizan el proceso de registro y protección. Estos son los más relevantes:
1. Convenio de París
Colombia es miembro de este tratado, que permite que una empresa que registre una marca aquí tenga seis meses de prioridad para registrarla en otros países miembros sin perder la fecha original.
2. Sistema de Madrid (OMPI)
Desde el 29 de julio de 2012, Colombia forma parte de este sistema. Gracias a ello, las empresas colombianas pueden solicitar la protección de su marca en más de 130 países con una sola solicitud, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
3. Acuerdo sobre los ADPIC (TRIPS)
Como miembro de la OMC, Colombia está obligada a cumplir con estándares mínimos de protección de propiedad intelectual, incluyendo marcas.
4. Registro de marca por uso en Estados Unidos
Si planeas ingresar al mercado estadounidense, es fundamental conocer cómo funciona el sistema de registro de marcas allí.
A diferencia de Colombia, donde se puede registrar una marca sin usarla todavía, en Estados Unidos el registro se basa principalmente en el uso real de la marca en el comercio interestatal. Esto se gestiona a través de la USPTO (United States Patent and Trademark Office).
Vías de registro:
- Use in Commerce (uso en el comercio)
Requiere que ya estés usando la marca en Estados Unidos antes de presentar la solicitud. Debes presentar pruebas (fotos de productos, sitios web, empaques, etc.) que demuestren ese uso. - Intent to Use (intención de uso)
Te permite reservar una marca antes de comenzar a usarla. Después de la aprobación, debes iniciar el uso comercial y presentar pruebas para completar el registro.
Beneficios del registro federal en Estados Unidos
- Protección legal en todo el territorio estadounidense.
- Derecho a usar el símbolo ®.
- Posibilidad de actuar contra infractores y marcas similares.
- Facilita la expansión de franquicias, licencias y comercio electrónico.
¿Qué otros países reconocen derechos de marca por uso?
Varios países de tradición common law otorgan derechos a marcas basados en el uso, aunque también permiten registrarlas formalmente.
A continuación, se presenta una lista de países que conceden la marca por uso:
| País | ¿Se reconocen derechos por uso? | ¿Es obligatorio registrar? |
| Estados Unidos | Sí (uso real o intención de uso) | No, pero es recomendable |
| Canadá | Sí (uso fortalece derechos) | No desde 2019, pero el uso es clave |
| Reino Unido | Sí (common law) | No, pero el registro facilita defensa |
| Australia | Sí (uso previo es valioso) | No obligatorio |
| Nueva Zelanda | Sí (common law) | No obligatorio |
| India | Sí (uso previo tiene valor) | No obligatorio |
| Sudáfrica | Sí (uso crea derechos) | No obligatorio |
Importante: aunque estos países reconocen derechos derivados del uso, el registro sigue siendo la mejor forma de proteger legalmente tu marca, especialmente ante conflictos o competencia desleal.
¿Qué pasa en Colombia y América Latina?
En la mayoría de los países latinoamericanos, incluyendo Colombia, México, Argentina, Brasil y Perú, se sigue un sistema registral:
- No se exige uso previo para registrar una marca.
- Sin embargo, si no usas tu marca registrada durante un período (generalmente tres años), puede ser cancelada por falta de uso.
¿Cómo registrar tu marca internacionalmente desde Colombia?
1. Registra tu marca en Colombia
El primer paso es tener tu marca registrada o solicitada ante la SIC. Esta será la base para cualquier solicitud internacional.
2. Define tu estrategia internacional
Piensa en los países donde quieres vender, producir, exportar o simplemente evitar que otros usen tu marca. Esto te ayudará a decidir en qué países necesitas protección.
3. Solicita protección internacional con el Sistema de Madrid
A través de la SIC puedes presentar una solicitud internacional única, en español, para múltiples países miembros del sistema. Esto reduce trámites, costos y tiempos.
Nota: si incluyes a Estados Unidos en tu solicitud por el Sistema de Madrid, deberás cumplir con los requisitos del uso real o la intención de uso exigidos por la USPTO.
4. Vigila y defiende tu marca
Una vez registrada, asegúrate de monitorear posibles usos no autorizados en los mercados donde operas. Puedes oponerte a registros similares o tomar acciones legales si es necesario.
Consejos para empresas colombianas
- No esperes a exportar para registrar tu marca internacionalmente. Hazlo en paralelo con tu estrategia de expansión.
- Invierte en propiedad intelectual: es uno de los activos más valiosos que puede tener tu empresa.
- Trabaja con expertos: los abogados en propiedad intelectual pueden ayudarte a evitar errores costosos.
- Renueva tu marca cada 10 años y asegúrate de que esté siendo usada comercialmente, ya que en algunos países el no uso puede causar la pérdida de derechos.
Conclusiones
Llevar tu marca más allá de Colombia no es solo una cuestión de expansión comercial, sino de protección estratégica. Registrar una marca internacionalmente no debe verse como un gasto adicional, sino como una inversión fundamental para el crecimiento sostenible de tu empresa. Gracias a mecanismos como el Sistema de Madrid, el registro directo en oficinas extranjeras como la USPTO y el respaldo de tratados multilaterales, las empresas colombianas cuentan hoy con herramientas sólidas para proteger su identidad comercial en el mundo.
Sin embargo, el reciente conflicto de Frisby en España demuestra que registrar una marca no basta: es imprescindible gestionarla activamente, garantizar su uso real en los mercados clave y estar atentos a posibles usos indebidos por terceros. La propiedad intelectual, cuando se administra de forma proactiva, se convierte en uno de los activos más valiosos de cualquier empresa en proceso de internacionalización.
En resumen, proteger tu marca en el extranjero no es una opción, es una necesidad estratégica. Anticípate, asesórate y actúa con visión global.